知的財産・特許権の法務に強い弁護士

「発明」とは、自然法則を利用した技術的思想の創作のうち高度のものをいいます。すなわち、発明といえるためには、①自然法則を利用したものであること（自然的法則ではない、数学上の公式や人の精神活動などのみを利用したものは除かれます。）、②技術的思想であること（技能や、単なる情報の提示などは除かれます）、③創作、すなわち新しいものを作り出すものであること（単なる新しい事実を発見のようなものは除かれます。）、④高度のものであること（高度性）の４つが必要となります。

もっとも、高度性について、特許庁の特許・実用新案審査基準においては、「『発明』の定義中の『高度のもの』は、主として実用新案法における考案と区別するためのものである。よって、審査官は、発明該当性の判断においては、考慮する必要はない」とされており、特許の登録審査においては考慮されていないようです。

また、特許制度は産業の発達のために存在するので、さらに、発明が産業上利用可能なものであることが要求され、①人間を手術、治療または診断する方法の発明、②業として利用できない発明、③実際上、明らかに実施できない発明は、産業上の利用可能性が認められず、特許を受けることのできる発明にはあたりません。

産業上利用することのできる発明であっても、①特許出願前に公然と知られていた発明や実施されていた発明、②特許出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が公知の発明に基づいて容易に発明をすることができたときは、特許を受けることができません。

すなわち、既に知られてしまっている発明や、既存の発明から容易に思いつくことのできる発明は、特許を受けることができない、ということです。

なお、出願しようとする発明が公知ではないことを新規性、公知の発明に基づいて容易に発明することができないことを進歩性と呼びます。

「実施」とは、①物（プログラム等を含む。）の発明については、その物の生産、使用、譲渡等、輸出もしくは輸入または譲渡等の申出をする行為、②方法の発明については、その方法の使用をする行為、③物を生産する方法の発明については、その方法を使用する行為、及びその方法により生産した物の使用、譲渡等、輸出若しくは輸入または譲渡等の申出をする行為を差します。

特許権が発生することにより、特許発明の実施を専有（独占）することができます。

特許権の侵害にあたるかどうかの判断については、問題となっている特許発明が保護される範囲がどこまでかを定める必要があります。

特許発明が保護される範囲は、特許権者が特許出願の際に特許庁に提出した願書に添付した特許請求の範囲（「クレーム」と呼ばれます。）の記載を基準に定められます。

そして、特許権侵害が成立するためには、対象製品または対象方法がクレームに記載された構成要件のすべてを充足することが必要であり、侵害態様が特許発明の構成要件を一部でも欠く場合には、特許権侵害は成立しません。

対象製品または対象方法が特許権侵害にあたるかどうかは、原則としてクレームの文言の解釈によって判断されます。

他方で、クレームの文言を厳格に解釈してしまうと、特許請求の範囲に記載された構成の一部を特許出願後に明らかとなった物質・技術等に置き換えることによって、特許権者による差止め等の権利行使を容易に免れることができてしまうなど、特許発明の保護として不十分なものとなってしまいます。

もっとも、最高裁は、以下の要件を満たす場合には、特許請求の範囲に記載された構成中に、相手方が製造等をする製品または用いる方法（以下「対象製品等」といいます。）と異なる部分が存在している場合であっても、特許請求の範囲に記載された構成と均等なものとして、特許発明の技術的範囲に属するという判断をしています（最判平成１０年２月２４日）。

このような、特許発明と異なった製品等に対し、均等と評価できる場合には特許権の効力が及ぶとする考え方を「均等論」といいます。

①:当該異なる部分が特許発明の本質的部分ではないこと
②:当該異なる部分を対象製品等におけるものと置き換えても、特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏するものであること
③:②のように置き換えることに、当該発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者（以下「当業者」という。）が、対象製品等の製造等の時点において容易に想到することができたものであること
④:対象製品等が、特許発明の特許出願時における公知技術と同一または当業者がこれから右出願時に容易に推考できたものであること
⑤:対象製品等が特許発明の特許出願手続において特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと

特許権の侵害にあたるのは、原則として特許発明の構成要件の全てを実施する場合であって、特許発明の構成要件の一部の実施などは、原則として特許権の侵害にあたりません。

もっとも、特許製品の模倣品の部品の生産のように、構成要件の全てを充足しない場合であっても、特許発明の実施にのみ使用する物の製造、販売行為などによって特許権が直接に侵害される危険が高まり、特許権の保護として十分ではありません。

それゆえ、特許法上、特許権の直接侵害が誘発される可能性のある以下のような行為は、特許権の侵害行為とみなされています。

①:特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入または譲渡等の申出をする行為

②:特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入または譲渡等の申出をする行為

③:特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等または輸出のために所持する行為

④:特許が方法の発明についてされている場合において、業として、その方法の使用にのみ用いる　物の生産、譲渡等若しくは輸入または譲渡等の申出をする行為

⑤:特許が方法の発明についてされている場合において、その方法の使用に用いる物（日本国内において広く一般に流通しているものを除く。）であってその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入または譲渡等の申出をする行為

⑥:特許が物を生産する方法の発明についてされている場合において、その方法により生産した物を業としての譲渡等または輸出のために所持する行為

※例えば、模倣品の部品を製造する行為は、①にあたり、特許権の侵害とみなされます。

競合他社が、自社が特許を有している技術を無断使用して、商品を開発・販売していると思われる場合は、弁護士にご相談ください。

一見して、競合製品が自社と同じものを作っていると思われる場合でも、実際に特許権を侵害しているかどうかは慎重に検討する必要があります。

弁護士にご相談いただければ、貴社の技術に関する特許だけでなく、周辺の従来技術などを丁寧に調査した上で、最適な対処方法をご提案いたします。

調査の結果、競合製品が貴社の特許権を侵害していると考えられる場合は、警告書を送付し、当該製品の製造・販売の差止請求をしたり、これに伴う損害賠償請求を行います。

逆に、競合他社から、自社の商品が特許権を侵害している、との警告書が送付されてきた場合、早急に弁護士にご相談いただく必要があります。

こういった場合は、回答期限を切って、差止請求や損害賠償請求を行ってくることが通常ですので、一刻の猶予も許されません。

直ちに、相手方が主張する特許権の内容を把握し、本当に自社製品がこれを侵害しているのか、最悪、これを裁判所が特許侵害と認定した場合にどのような損害が発生するのかを判断し、然るべき対応を取らなければなりません。

あくまでも相手と争って勝ち目があるのか、場合によっては勝ち目が無く、損害を最小限に留めるために相手と交渉すべきなのか、という判断が必要になる場合もあります。

技術的な問題で調査に相当の時間を要することもありますので、その意味でも、出来るだけ早く弁護士にご相談されることをお奨めいたします。